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工程知识产权

论文:外商对华工程设计知识产权保护

文章来源:未知;时间:2018-01-18 12:17

中国参加WTO之后,在改革开放政策指引下,积极参与全球经济一体化,;越来越多的外国设计企业(事务所)参与对华项目工程的设计服务,如国家大剧院及各省、市有的重大项目工程由外商提供设计服务。有的外商无视其母国参与的国际条约、中国法律与合同约定,在项目工程投标、谈判、签约等中强势争夺项目工程设计的知识产权,导致有中方项目工程业主在支付超巨额设计费后,却未能取得知识产权,严重影响项目工程的经营使用。笔者结合长期担任国际、国内项目工程设计谈判、签约、履约、全程法律保障与咨询服务中的实践,就知识产权保护问题一舒管见。
一、与工程设计招标相关的条约与法律规定
外商对华项目工程设计按《服务贸易总协定》解读属跨国服务与自然人移动服务,按我国有关法律的解释属于委托设计。中方业主购买外商设计服务,同一个行为可能产生服务贸易与知识产权转让二种法律关系,中方在与外方谈判中应当知晓相关规定。
国际公约中与外商设计相关的很多,主要有《服务贸易总协定》、《与贸易有关的知识产权协议》、《保护工业产权巴黎公约》及《商标注册用商品和服务国际分类尼斯协定》。《服务贸易总协定》“特定义务”中主要指市场准入与国民待遇;而《与贸易有关的知识产权协议》基本原则中,将“最惠国待遇”与“国民待遇”作为基本原则予以规定;在著作权保护公约《保护文学艺术作品伯尔尼公约》、专利权保护公约《保护工业产权巴黎公约》中均将国民待遇作为成员国从事服务与知识产权转让的基本原则,反对服务贸易壁垒与技术贸易壁垒。关于国民待遇,通俗地说,对待外商即“内外一个样”。
中国多部法律对知识产权保护做了规定,《民法通则》第142条规定中华人民共和国缔结或参加的国际条约同中华人民共和国的民事法律有不同规定的适用国际条约,但声明保留的条款除外。就外商对华项目工程设计相关法律、法规、规范适用、取费与知识产权归属,我国在多部法律、法规、规章中作了规定,主要有:合同法、招投标法、著作权法、商标法、设计取费标准以及国家建设主管部门颁布的规章、规范。
根据我国参加的国际公约关于国民待遇的基本原则,上述法律、法规适用于中国的设计企业,同样也适用于对华项目工程设计的外商。所以,在设计招标中中方业主在项目工程概念征集、设计招标(初步设计、扩大设计、组织施工图设计)的招标文件中,不仅要载明该项目适用中国法律外,而且列明具体适用哪些法规、规章,尤其要明确招投标、取费、知识产权归属、争议管辖方面的约定。
二、   外商对华项目工程设计投标中的知识产权构成范围与归属权
1971年7月24日于巴黎修订的《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》第二条第一款规定“文学与艺术作品一词包括图画、油画、建筑、雕刻、雕刻和版画作品……与地理、地形建筑或科学有关的插图、地图、设计图、草图和实体作品”;第四款还规定“本同盟各成员国对立法、行政或司法性质的官方文件以及这些文件的正式译本的保护由其国内立法确定”。
在国际建筑领域有圣典著称的FIDIC合同条件(1999版)在第17.5条中关于知识产权和工业产权规定:“与工程有关的任何专利权,已登记的设计、版权、商标、商号商品名称、商业机密或其他知识产权”。
中国著作权法关于著作权作了明确规定;2003年10月22日建设部知识产权局对工程勘探设计知识产权的范围以导则的方式作了明确具体规定(但导则以保护中方勘探设计单位的知识产权为主)。
 外商对华项目设计的知识产权范围一般由以下几部分构成:一、以各种载体所表现的该项目的图形作品(概念设计、效果图)、模形作品、建筑作品、文字作品(投标方案及创意)影像、电子软件作品的著作权;二、在设计阶段的工程设计图纸(方案设计、初步设计、施工图设计等)、说明书、计算书原始资料及技术文件、电子文档等作品的著作权;三、该项目所用的设计人已经申请并已申请有效的专利技术(外观设计、发明专利、实用新型专利)的专利权;四、用于该项目的,有保密措施的专有技术权;五、表现于作品、建筑物上的设计人(单位)商标、标识的商标权及使用许可;六、设计人的其他商业秘密。项目工程设计知识产权中最直接、最主要的是著作权即作品版权。
外商在日常设计活动中对上述第3、4项的知识产权一般不予转让;在设计中涉及设计联合体协议的,联合体外方与中方除对设计合同的权利义务作出约定外另对知识产权部分应予以明确约定。外商的设计公司(事务所)内部分裂、合伙人退伙事件发生也可能引起设计项目的知识产权纠纷。
关于知识产权归属。外商通过与中方业主、项目持有人签订委托设计合同,据中方提出的规划设计要点(交通、环境、地质条件等)及项目批文等相关文件资料进行设计,受托方即委托设计合同中的外商(乙方)在接受中方给付的设计合同对价后提供设计服务并提交设计成果,这种跨国移动服务是市场经济条件下的交易行为。外商在设计过程中产生的图纸、模型、数字、文件、影像与电脑资料等全部设计作品是其服务的主要表现形式。中国著作权法第17条规定:“受委托人创作的作品,著作权的归属,由委托人与受托人通过合同约定。合同未明确约定或没有订立合同的 ,著作权归受托方”。据此,中方业主及项目持有人、投资人(国资项目公司、指挥部、建设办、项目小组)通过与外商签订项目工程设计合同约定著作权(版权)归中方所有。
对外商要求将事务所、公司的商标、标识表现于建筑物之上,业主与外商对该商标和标识的无偿使用权在项目工程设计合同中予以约定。
三、对外商设计的项目工程知识产权保护措施
加强知识产权保护,需要职能管理部门及社会方面的关心、支持,就业主而言,对外方设计的项目工程知识产权保护应侧重以下几个方面:
依照国际法与我国立法,依法保护权利人的知识产权。因购买该项目设计服务形成的知识产权归购买人所有。
我国项目设计国际招标前,在项目立项初就应将知识产权保护载入立项报告、可行报告之中,从源头上树立保护我国涉外项目设计的知识产权的思想,依照上述。
在设计招标工作开始阶段,在方案征集书中、在概念设计招标时,不仅将法律适用、设计取费的规范载入设计方案征集书(概念设计)中,而且明确知识产权的范围与归属,使外商在投标时即已认可。
在项目洽谈、首轮谈判阶段或明确谁为主谈负责人时,必须明确主张知识产权的归属并认真做好谈判的准备。
在项目设计中标通知书发出后,中方业主对招标文件、解释、说明、对外往来的行文中明确知识产权归中方所有。
 
在设计合同签约阶段,如订立方案设计、初步设计、施工图设计为主要设计内容的项目工程各阶段设计合同中(包括FIDIC合同条件、GF-1999—201建设工程合同、BOT特许权协议、BO项目合同等项目设计)中将知识产权范围、归属载明于设计合同条款中,明确约定归中方所有、使用。
此外,在设计招标中为有效保护知识产权,业主可通过聘请精通工程专业、知识产权知识的律师担任业主的法律顾问,从方案征集到项目建设全程法律保障提供服务,适时处理在设计阶段发生与知识产权有关的法律问题。
在项目工程设计招投标中对知识产权保护要防止从一个极端走向另一个极端,依法应当允许外商设计人依法对其设计作品享有署名、修改、发表、复制及保护作品完整的权利,不得一律禁止。
此外,在设计服务商与业主关于知识产权争议与诉讼中,招标代理单位在招标过程中一般非实际侵权人,不应列为被告人,国家相关职能部门通过制定规章、修订已公布的规范等行政手段,制定完善针对外商对华项目工程设计的知识产权保护措施,为中方业主在招标与外方谈判、签约、关于知识产权保护及使用管理争、议处理提供支撑,在招投标及工程设计全过程中保护我国项目工程设计的知识产权。
 
                          作者单位:江苏东南律师事务所
                                 2013年6月13日
 
 
 
 
参考资料:
1、《国际通用民商事规则与WTO协议解读》
2、《中华人民共和国知识产权法律法规全书》
3、《工程勘探设计咨询业知识产权保护与管理导则》
4、菲迪克(FIDIC)合同条件《设计采购施工(EPC)/交鈅匙工程合同条件》
5、《关于外国企业在中华人民共和国境内从事建设工程设计活动的管理暂行规定》
6、《知识产权国际保护基本制度研究》
 
作者简介:
冯松林,先后就读于南京大学、中国政法大学、东南大学法律本科、土木工程研究生专业。1987年起从事工程专业,培养、带教近百名专业与实习律师;先后担任全国十运会场馆南京奥林匹克体育中心建筑群、崇启大桥等三十余项交通、冶金、通讯、社会事业、农业与房地产开发重大项目首席法律顾问,总造价达700余亿元;对FIDIC、GF-99-201、B0T、BT、代建、自建合同项目、涉外项目法律保障与顾问工作有丰富的实践经验与较高的理论水平,为因工程犯罪十余名被告人无罪辩护成功;南京市首届十佳律师、优秀共产党员。
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《建筑科技与管理》编委会:
    信悉!
本律师及江苏东南律师事务所系长期从事工程法律服务为主业,应邀为贵委提供稿件。
本律师愿为《建筑科技与管理》担任常年法律顾问(详见简介)。
另附来稿《对外工程设计招标中的知识产权保护》,请审阅。
此致
敬礼!
 
                                  江苏东南律师事务所
                                     冯松林  律师
                                    2013年6月13日
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